Постанова 4873 № 910/2226/18

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "01" грудня 2020 р. Справа№ 910/2226/18 Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого: Верховця А.А. суддів: Пантелієнка В.О. Полякова Б.М. за участю секретаря судового засідання Брунько А.І.; представник ПрАТ "Концерн Стирол" - Усенко В.Ж. згідно дов. №216/12-19; представник АТ "Софарма" - Бажанов В.О., довіреність від 25.10.2010 №б/н; розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 у справі № 910/2226/18 (суддя Мандриченко О.В.) за позовом Акціонерного товариства "Софарма"; до Приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН СТИРОЛ"; Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"; про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ВСТАНОВИВ: Акціонерне товариство "Софарма" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, згідно якого просило визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 року повністю. Рішенням Господарського суду м. Києва позов задоволено повністю; визнано свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 недійсним повністю для всіх товарів 05 класу МКТП; змінено найменування відповідача 2 у справі № 910/2226/18 з Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; зобов`язано Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 для всіх товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ПрАТ "Концерн Стирол" 10.12.2019 (згідно поштового штемпеля на конверті) звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 у справі № 910/2226/18 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог АТ "Софарма" до ПрАТ "Концерн Стирол" та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України відмовити повністю. Крім цього апелянт просив поновити пропущений строк на апеляційне оскарження, обґрунтовуючи це тим, що оскаржуване рішення не було направлено на адресу відповідача 1, а про рішення скаржник дізнався лише 01.11.2019 з Єдиного державного реєстру судових рішень. Ключовими аргументами апеляційної скарги є: - при ухваленні оскаржуваного рішення судом було порушено норми процесуального права та неправильно застосовано норми матеріального права; - єдиним доказом, який було покладено в основу оскаржуваного рішення суду першої інстанції, є висновки експерта Жили Б.В.; - наявні істотні відмінності між знаками для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та КАРСИЛ/CARSIL, які є суттєвими при визначенні ступеня розрізняльної здатності окремо кожного з них: - описані словесні позначення є візуально відмінними - описані словесні позначення є фонетично відмінними Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 21.12.2019 апеляційна скарга ПрАТ "Концерн Стирол" у справі № 910/2226/18 передана на розгляд складу колегії суддів: головуючий суддя Верховець А.А., судді: Отрюх Б.В., Копитова О.С. Перевіривши матеріали апеляційної скарги ПрАТ "Концерн Стирол", суддею-доповідачем були виявлені недоліки такої скарги, а саме відсутність доказів, що підтверджують сплату судового збору у встановлених законом порядку та розмірі. За вказаних обставин ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.12.2019 р. апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" залишено без руху на підставі ст. ст. 174, 260 ГПК України та надано скаржнику строк для усунення недоліків апеляційної скарги. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2020 апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" на рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 р. у справі №910/2226/18 з доданими документами повернуто заявнику без розгляду. Разом з цим, 13.02.2020 р. (згідно даних на конверті Укрпошта Експрес) ПрАТ "Концерн Стирол" вдруге подали апеляційну скаргу №35/02-20 від 13.02.2020, відповідно до якої просять рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 року у справі № 910/2226/18 за позовом АТ "Софарма" до ПрАТ "Концерн Стирол", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг за № 171032 від 27.05.2013 року - скасувати. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог АТ "Софарма" до ПрАТ "Концерн Стирол", Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - відмовити у повному обсязі. Окрім цього скаржником до апеляційної скарги додано клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку для звернення з апеляційною скаргою, клопотання про долучення доказів до матеріалів справи та клопотання про призначення повторної судової експертизи. Відповідно до витягу з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 26.02.2020 р. апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" у справі № 910/2226/18 передано на розгляд колегії суддів у складі: Верховець А.А. (головуючий суддя (суддя-доповідач)), Пантелієнко В.О., Поляков Б.М. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.03.2020 у справі № 910/2226/18 задоволено клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку для звернення з апеляційною скаргою на апеляційне оскарження рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 р. та поновлено ПрАТ "Концерн Стирол" зазначений строк; відкрито апеляційне провадження; справу призначено до розгляду на 24.03.2020 р.; встановлено учасникам справи строк для подання відзивів на апеляційну скаргу та заперечень на клопотання про призначення повторної судової експертизи впродовж 15 днів з дня отримання копії ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі. 19.03.2020 на адресу суду Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Концерн Стирол" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, мотивуючи це тим що Постановою КМУ №215 від 16.03.2020 уведено в дію зміни до Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2". Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2020 у справі №910/2226/18 задоволено клопотання ПрАТ "Концерн Стирол" про відкладення розгляду справи; розгляд справи №910/2226/18 відкладено на 21.04.2020. 16.04.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від представника ПрАТ "Концерн Стирол" надійшло клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.04.2020 у справі № 910/2226/18 задоволено клопотання ПрАТ"Концерн Стирол" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції; доручено Черкаському апеляційному суду (18001, м. Черкаси, вул. Верхня Горова, 29) забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції, в якому братиме участь - представник ПрАТ "Концерн Стирол". 16.04.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від АТ"Софарма" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого просить суд відмовити у задоволенні клопотання ПрАТ "Концерн Стирол" про призначення повторної експертизи; та залишити рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 року у справі № 910/2226/18 - без змін, а апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол"- без задоволення. 16.04.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від АТ "Софарма" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.04.2020 у справі № 910/2226/18 задоволено клопотання АТ "Софарма" про відкладення розгляду справи; відкладено розгляд апеляційної скарги ПрАТ "Концерн Стирол" на 19.05.2020. 12.05.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від представника ПрАТ "Концерн Стирол" надійшло клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2020 у справі №910/2226/18 задоволено клопотання ПрАТ "Концерн Стирол" про проведення судового засідання в режимі відеоконференції; доручено Придніпровському районному суду м. Черкас (18015, м. Черкаси, вул. Гоголя, 316) забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції в якому братиме участь - представник ПрАТ"Концерн Стирол". 19.05.2020 до суду апеляційної інстанції від АТ "Софарма" надійшли додаткові пояснення стосовно апеляційної скарги та стосовно клопотання про призначення експертизи, зазначивши що оскаржуване рішення суду законне та обґрунтоване, у зв`язку з чим апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а стосовно клопотання про призначення експертизи, то експертом Жилою Б.В. було проведено експертизу, за результатами якої суду надано належний, допустимий висновок експерта. В свою чергу, апелянт не скористався своїм правом на проведення додаткової експертизи до моменту винесення судом рішення, хоча мав таку можливість. Ключовим аргументом якого є: - обставина схожості знака для товарів "ГЕПАРСИЛ-HEPARSIL" за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 року до ступеня сплутування зі знаками, власником яких є позивач, була встановлена судом на підставі наявного належного, допустимого та достатнього доказу - висновку експерта Жили Б.В. - аргументи стосовно відмінностей між знаками для товарів і послуг, відповідач порівнює зображення упаковок товарів Позивача та Відповідача, хоча предметом доказування у справі є доведення схожості до ступеня сплутування словесних знаків для товарів і послуг. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2020 клопотання ПрАТ "Концерн Стирол" про призначення у справі № 910/2226/18 повторної судової експертизи задоволено; призначено повторну судову експертизу, на вирішення якої поставлено наступні питання: - Чи є знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг KARSIL за міжнародною реєстрацією № 631628 від 28.02.1995 p.? - Чи є знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг CARSIL / КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією № 767874 від 04.10.2001 p.? - Чи може знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ / HЕРARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар?, проведення повторної судової експертизи у встановлений законом строк доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф.501; попереджено експертів про кримінальну відповідальність; оплату витрат по проведенню повторної судової експертизи покладено на ПрАТ "Концерн Стирол"; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/2226/18 до повернення матеріалів справи з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. 02.11.2020 до Північного апеляційного господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшли матеріали справи № 910/2226/18 та висновок експертів № 089/20 від 29.09.2020 за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2020 поновлено апеляційне провадження у справі №910/2226/18; розгляд апеляційної скарги ПрАТ "Концерн Стирол" призначено на 17.11.2020; запропоновано сторонам у строк до 16.11.2020 року включно подати пояснення по справі з урахуванням висновку експертів. 16.11.2020 на адресу Північного апеляційного господарського суду від АТ "Софарма" надійшли письмові пояснення стосовно висновку експертів за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Відповідно до поданих письмових пояснень позивач зазначає що в ході дослідження звукових (фонетичних) ознак позначень ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та CARSIL/КАРСИЛ експерти прийшли до висновку, який не узгоджується із змістом відповідного фрагменту дослідницької частини Висновку

2. Так, згідно таблиці 5 експертами було здійснено порівняння позначень за вісьмома критеріями, за шістьма з яких встановлено повне співпадіння. Незважаючи на це, експертами було зазначено, що досліджувані об`єкти не є схожими за фонетичними ознаками, що абсолютно суперечить змісту дослідницької частини щодо співпадіння позначень ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та CARSIL/КАРСИЛ за шістьма критеріями. Стосовно дослідження семантичнх (смислових) ознак Позивач звертає увагу на той факт, що латинське слово "hepar" є загальновживаним словом, яке дослівно перекладається як "печінка". Отже, частина позначення "hepar" не має розрізняльної здатності для позначення ГЕПАРСИЛ /HEPARSIL, а тільки свідчить про той факт, що препарат ГЕПАРСИЛ/ HEPARSIL, як і препарат CARSIL/КАРСИЛ, використовується для лікування печінки. На противагу цьому, у Висновку 2 експерти обмежились посиланням на те, що досліджувані позначення будуть сприйматися як вигадані (фантазійні), що абсолютно не відповідає змістовому навантаженню порівнюваних позначень, які мають чітке змістовне навантаження. Стосовно дослідження графічних (візуальних) ознак на думку Позивача, у Висновку 2 експертами було правильно встановлено, що позначення ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та CARSIL/КАРСИЛ є схожими за графічними ознаками, але Висновок 2 є недостатньо обґрунтованим, а тому - неправильним та таким, що не може виступати належним засобом доказування стосовно обставини схожості позначень ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та CARSIL/КАРСИЛ. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 17.10.2020 замінено співвідповідача у справі №910/2226/18 Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України на державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (ідентифікаційний код: 31032378, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Глазунова, будинок 1); розгляд справи №910/2226/18 відкладено на 01.12.2020; зобов`язано Акціонерне товариство "Софарма" надіслати на адресу державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" копію позовної заяви; зобов`язано Приватне акціонерне товариство "Концерн Стирол" надіслати на адресу державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" копію апеляційної скарги. 26.11.2020 на адресу Північного апеляційного господарського суду від ПрАТ "Концерн Стирол" надійшли додаткові пояснення в яких зазначає що твердження позивача про те, що реєстрацію знаку для товарів та послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL, власником якого є ПрАТ "Концерн Стирол", повинно бути скасовано з тих підстав, що знак для товарів та послуг КАРСИЛ було зареєстровано раніше, ніж знак для товарів та послуг ГЕПАРСИЛ - є безпідставним та не відповідає дійсності. До того ж, повторною комісійною судовою експертизою в сфері інтелектуальної власності, проведеною під час апеляційного розгляду даної справи, було повністю доведено те, що знаки для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL так КАРСИЛ/CARSIL не є схожими настільки, що їх можна сплутати між собою. Відповідно до поданих додаткових пояснень просить суд рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 року у справі №910/2226/18 скасувати, та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити у повному обсязі. 26.11.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПрАТ "Концерн Стирол" надійшла заява про понесені судові витрати, відповідно до яких просить суд при ухваленні рішення у справі №910/2226/18 врахувати зазначені у цій заяві судові витрати, понесені ПрАТ "Концерн Стирол", на загальну суму 40 589,04 грн. У разі відмови в задоволенні позовних вимог, заявлених АТ "Софарма" до ПрАТ "Концерн Стирол", понесені сторонами судові витрати - покласти на позивача. 30.11.2020 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від АТ "Софарма" надійшли додаткові пояснення де позивач звертає увагу суду на те, що у своїх поясненнях представник відповідача наводить відомості про отримання відповідачем свідоцтва України на знак для товарів і послуг №19901 від 15 червня 2001 року, що, на його думку, спростовує заявлені позивачем позовні вимоги. Однак, як можна встановити шляхом аналізу відомостей з бази ДП "Укрпатент" "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", дія свідоцтва №19901 від 15 червня 2001 року припинилась ще 17 березня 2009 року. В той же час, позовні вимоги Позивача стосуються чинного свідоцтва України на знак для товарів і послуг №171032 від 27 травня 2013 року. Також позивач у своїх додаткових поясненнях зазначив що відповідач не поніс жодних витрат на проведення вищевказаної експертизи, а тому просить суд відмовити відповідачу у включенні витрат на проведення повторної судової експертизи у справі №910/2226/18 у розмірі 35 303грн. 04 коп. та витрат зі сплати судового збору у розмірі 5 286 грн. 00 коп. за подання відповідачем апеляційної скарги. Представник апелянта в судовому засіданні 01.12.2020 року надав свої усні пояснення, вимоги апеляційної скарги підтримав, просив їх задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 року у справі №910/2226/18 скасувати, та прийняти нове рішення, яким у задоволені позовних вимог АТ "Софарма" до ПрАТ "Концерн Стирол"- відмовити у повному обсязі. Представник АТ "Софарма" в судовому засіданні 01.12.2020 року надав свої пояснення щодо висновку експертів, просив суд залишити рішення Господарського суду міста Києва від 01.10.2019 року у справі №910/2226/18 без змін, а апеляційну скаргу ПрАТ "Концерн Стирол" на зазначене рішення - без задоволення. Представник ДП "Український інститут інтелектуальної власності" у справі в судове засідання 01.12.2020 не з`явився, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли. У відповідності до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи. 01.12.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі. Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав. Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі. У відповідності до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Розглянувши наявні у справі матеріали, давши належну оцінку доводам та запереченням, які містяться в апеляційній скарзі в межах її вимог, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду вбачає підстави для її скасування з огляду на наступне. Як вказує позивач у своїй позовній заяві, останній протягом багаторічної діяльності став власником цілого ряду знаків для товарів і послуг, серед яких, зокрема: KARSIL (міжнародна реєстрація 631628), КАРСИЛ (міжнародна реєстрація 767874), HEPCARSIL (міжнародна реєстрація 1176251) та багатьох інших. Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. У тексті Закону слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; ) Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України). У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Згідно із ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається: - нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); - застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; - застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. Крім того, відповідно до ч. 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не реєструються як торговельні марки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам. Відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу. Згідно з п.1 ст. 7 Закону особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку. 16.03.2012 Відповідачем 1 було подано заявку №m201204429 на словесне позначення "HEPARSIL" ГЕПАРСИЛ для товарів 05 класу МКТП. За результатами експертизи заявки №m201204429 на видачу свідоцтва України на знак для товарів " HEPARSIL " ГЕПАРСИЛ, було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст.5 Закону, і на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст.6 Закону. Щодо схожості спірного знаку зі знаком Позивача з міжнародними реєстраціями №№631628, 767874. Як вбачається з позовної заяви, Позивач на підтвердження схожості порівнювальних позначень посилається на тотожність словесної частини знаку ГЕПАРСИЛ "HEPARSIL" за свідоцтвом України № 171032 власником якого є Відповідач-1, а саме словесних елементів "АРСИЛ" та "ARSIL" зі знаками позивача за міжнародними реєстраціями №№631628,767874. Згідно з п.4 ст.5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг. Позовні вимоги мотивовані тим, що 23.08.2017 позивачу стало відомо про отримання попередньої відмови в наданні правової охорони на знак для товарів та послуг HEPCARSIL за міжнародною реєстрацією № 1321959 на території України для всіх товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків. Відмова обґрунтована тим, що заявлене словесне позначення є схожим із зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL, власником якого є Приватне акціонерне товариство "КОНЦЕРН СТИРОЛ" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 171032 від 27.05.2013 р., настільки, що їх можна сплутати. Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 171032 від 27.05.2013 р. є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками позивача, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, зокрема, знаку для товарів і послуг KARSІL за міжнародною реєстрацією № 631628 від 28.02.1995 р. для товарів 5 класу МКТП, що діє на території України з 28.02.1995 р., та знаку для товарів і послуг КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією № 767874 від 04.10.2001 р. для товарів 5 класу МКТП, що діє на території України з 04.10.2001 р. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2019 у справі № 910/2226/18 було призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу. За результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності було складено висновок експерта № 163 від 04.07.2019 р., за змістом якого вбачається наступне:

1. Знак для товарів і послуг " ГЕПАРСИЛ-HEPARSIL " за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "KARSIL" за міжнародною реєстрацією № 631628 віл 28.02.1995;

2. Стосовно всіх, наведених у свідоцтві України № 171032 від 27.05.2013, товарів 05 класу МКТП, зареєстрований за вказаним свідоцтвом знак "ГЕПАРСИЛ-HEPARSIL" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг " CARSIL КАРСИЛ " за міжнародною реєстрацією № 767874 від 04.10.2001;

3. Знак для товарів і послуг " ГЕПАРСИЛ-HEPARSIL " за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника наведених у вказаному свідоцтві товарів 05 класу МКТП. Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції позов задоволено повністю. Апеляційний суд, оцінивши висновок експерта № 163 від 04.07.2019 Жили Б.В., та пояснення учасників апеляційного провадження, дослідивши обставини справи в їх сукупності, колегія суддів вважає, висновки експерта Жили Б.В. суперечливими. Як зазначав апелянт в своїй апеляційній скарзі та клопотанні про призначення експертизи, що не вдаючись до поглиблених досліджень стосовно вказаних питань, можна знайти істотні відмінності між знаками для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL та КАРСИЛ/CARSIL, які є суттєвими при визначенні ступеня розрізняльної здатності окремо кожного з них: -описані словесні позначення є візуально відмінними. Знак Позивача позначається шістьма графічними знаками (буквами) синього кольору, стисло розміщеними між собою на коробці яскраво-зеленого кольору, при тому, що знак Відповідача 1 позначається вісьмома графічними знаками (буквами) коричневого кольору розгорнуто розміщених між собою на коробці білого кольору із вставками та зображеннями коричневого кольору. Вказаним вище доводиться повна візуальна відмінність даних знаків. -описані словесні позначення є фонетично відмінними. Знак Позивача складається з шести букв "КАРСИЛ", які вимовляються двома складами "КАР" - "СИЛ", при тому що знак Відповідача 1 складається з восьми букв які вимовляються трьома складами: "ГЕ"-"ПАР"-"СИЛ".Вказаним вище доводиться повна фонетична відмінність даних знаків, які при вимові мають лише один схожий останній склад "СИЛ", який ніяким чином не впливає на розрізненість загального сприйняття кожного з вказаних знаків, а також на семантику зазначених лексем. Як зазначалося вище, з метою встановлення дійсних обставин справи, судом ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2020 у справі № 910/2226/18 було призначено повторну судову експертизу. Відповідно до висновку експертів № 089/20 за результатами повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.09.2020 (а.с.179-207, т. 3) судовими експертами ( Федоренко В.Л., Фоя О.А., Чабанець Т.М.) було встановлено, що: - знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 р. не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг KARSIL за міжнародною реєстрацією №631628 від 28.02.1995 р. - Знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг CARSIL/КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією №767874 від 04.10.2001 р. - Знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. не може ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар. Судова колегія, дослідивши матеріали справи, вважає за необхідне зазначити, що експертами було досліджено питання саме у тій редакції, яка була поставлена судом (ч.4 ст.99 ГПК України). Тобто експертами досліджувалось та порівнювалось зображення знака для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ /HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р., зображення знака для товарів і послуг KARSIL за міжнародною реєстрацією №631628 від 28.02.1995 р., зображення знака для товарів і послуг CARSIL /КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією №767874 від 04.10.2001 р. За результатом дослідження висновку судових експертів від 29.09.2020 №089/20, заслухавши присутніх у судовому засіданні представників учасників судового процесу, судом апеляційної інстанції встановлено, що вказаний висновок повторної комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності складений кваліфікованими судовими експертами, містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених судом запитань; жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, до матеріалів справи не надано. У зв`язку з викладеним, вказаний висновок судової експертизи є належними і допустимими доказами у даній справі, що позивачем не спростовано. З Висновку експертів №089/20 від 29.09.2020 р. вбачається, що у дослідженні використовувались методи аналізу, порівняння та синтезу. Щодо дослідження із встановлення того, чи є знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг KARSIL за міжнародною реєстрацією №631628 від 28.02.1995 р. Це товари 5 класу на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 є спорідненими з товарами, на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №631628, оскільки такі товари: -одного виду - фармацевтичні продукти; -однакове функціональне призначення товарів; -вид матеріалу, з якого товари виготовлені - біологічні або хімічні речовини; -коло споживачів - опосередкованими споживачами є лікарі та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні захворювань. Отже, товари 5 класу на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 є спорідненими з товарами 5 класу, на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №631628. При визначенні схожості досліджуваних позначень а саме звукових (фонетичних) ознак досліджувані об`єкти не є схожими за фонетичними ознаками, зокрема за довжиною позначення Гепарсил - 16 звуків, Карсіл - 6 звуків; число складів у позначеннях Гепарсил - 6, Карсіл -

2. При досліджені семантичних (смислових) ознак смислове значення слів "KARSIL", "ГЕПАРСИЛ", "HEPARSIL" українськими споживачами скоріш за все буде асоціюватись з назвою лікарського засобу та сприйматися як вигадані (фантазійні), оскільки експертами не знайдено в тлумачних словних значення даних слів, а тому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 не є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №631628 за семантичними ознаками. Дослідження графічних (візуальних) ознак Гепарсил-HEPARSIL горизонтальне в два рядки, алфавіт - кирилиця, поєднання кольорів - чорний, білий. Стосовно ознак KARSIL то воно горизонтальне в один рядок, алфавіт - латиниця, поєднання кольорів - охорону кольорам не надано, отже знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 не є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №631628 за графічними ознаками. Щодо знаку для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг CARSIL/КАРСИЛ за міжнародною реєстрацією №767874 від 04.10.2001 р. Це товари 5 класу на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 є спорідненими з товарами, на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №767874, оскільки такі товари: -одного виду - фармацевтичні продукти; -однакове функціональне призначення товарів; -вид матеріалу, з якого товари виготовлені - біологічні або хімічні речовини; -коло споживачів - опосередкованими споживачами є лікарі та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні захворювань. Отже, товари 5 класу на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 є спорідненими з товарами 5 класу, на які поширюється правова охорона знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №767874. При визначенні схожості досліджуваних позначень а саме звукових (фонетичних) ознак досліджувані об`єкти не є схожими за фонетичними ознаками, зокрема за довжиною позначення Гепарсил - 16 звуків, Карсіл - 12 звуків; число складів у позначеннях Гепарсил - 6, Карсіл -

4. При досліджені семантичних (смислових) ознак смислове значення слів "CARSIL","KАРСИЛ", "ГЕПАРСИЛ", "HEPARSIL" українськими споживачами скоріш за все буде асоціюватись з назвою лікарського засобу та сприйматися як вигадані (фантазійні), оскільки експертами не знайдено в тлумачних словних значення даних слів, а тому знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 не є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №767874 за семантичними ознаками. Дослідження графічних (візуальних) ознак Гепарсил-HEPARSIL горизонтальне в два рядки, алфавіт - кирилиця, поєднання кольорів - чорний, білий, та ознак CARSIL/КАРСИЛ то воно горизонтальне в два рядки, алфавіт - латиниця, поєднання кольорів - охорону кольорам не надано, отже знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №171032 є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №767874 за графічними ознаками. Щодо питання чи може знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар з етапів дослідження експертами встановлено що знак для товарів і послуг ГЕПАРСИЛ/HEPARSIL за свідоцтвом України №171032 від 27.05.2013 р. не може ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар. Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів і послуг, які за своїм виглядом та змістом є тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із товарами і послугами що були марковані позначеннями, права на які було набуто раніше. Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Дослідивши наявні у матеріалах справи докази, в тому числі Висновок експертів №089/20, який не суперечить іншим доказам у справі, судова колегія дійшла висновку, що у задоволенні позовної заяви про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №171032 від 27.05.2013 слід відмовити повністю. Відповідно до статті 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів. Згідно частини 1 статті 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Відповідно до частин 1-2 статті 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Відповідно до ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Апеляційний суд відзначає, що сприйняття знаку для товарів пересічними споживачами відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні. Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Здійснивши оцінку всіх висновків експертів, загальне враження колегії суддів, як пересічних споживачів, встановили таке: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 171032 від 27.05.2013 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №631628 від 28.02.1995 та №767874 від 04.10.2001, та не може ввести в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар. Разом з тим, колегія суддів зазначає, що позивачем не надано достатніх та беззаперечних доказів на підтвердження тих обставин, що зареєстрований за свідоцтвом України №171032 знак може бути для пересічних споживачів оманливим або таким, що може призвести до введення в оману щодо товарів (лікарських засобів Карсил (Carsil) або особи, яка виробляє товар. Місцевим судом вищевикладене враховано не було. У зв`язку з чим підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним, передбачені абз. 5 п 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в даному випадку також відсутні. Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними НОІВ повідомляє про це у своєму Бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності з дати, наступної за датою подання заявки. (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Національного органу інтелектуальної власності внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 275 ГПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право скасувати судове рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення. Частиною 1 статті 277 ГПК України визначено, що підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) неповне з`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права. Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про задоволення позову, оскільки висновки, викладені у рішенні Господарського суду м.Києва від 01.10.2019р. у даній справі, не відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про відмову в позові в повному обсязі. За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. В задоволенні позовних вимог Акціонерного товариства "Софарма" необхідно відмовити повністю з наведених вище мотивів, стягнувши з позивача понесені відповідачем судові витрати за подачу апеляційної скарги. Стосовно посилань позивача що відповідач не поніс жодних витрат на проведення експертизи, та витрат зі сплати судового збору, оскільки зазначені грошові кошти було сплачено не відповідачем, а ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД", то з даного приводу апеляційний господарський суд зазначає що не важливо хто сплачує судовий збір, головне вірне зазначення призначення платежу (ВС/КЦС № 752/4567/19 від 11.12.2019). При цьому до поданої апеляційної скарги додано квитанцію про сплату судового збору у необхідному розмірі. Окрім того, у назві реквізиту «Призначення платежу», зазначено, зокрема, номер справи, оскаржене рішення та особу, в інтересах якої подано скаргу, так само як і в платіжному дорученні за судову експертизу це все зазначено. Європейський суд з прав людини зауважив, що внутрішньодержавним судам при застосуванні процесуальних норм належить уникати як надмірного формалізму, так і надмірної гнучкості, які можуть призвести до скасування процесуальних вимог, встановлених законом (SHISHKOV v. RUSSIA, № 26746/05, § 110, ЄСПЛ, від 20 лютого 2014 року). У зв`язку із задоволенням апеляційної скарги відповідача витрати по сплаті судового збору за її подання у розмірі 5286,00 грн., а також за проведення судової експертизи у розмірі 35 303,04 грн. у відповідності до ст. 129 ГПК України покладаються на Акціонерне товариство "Софарма". Керуючись ст. ст.129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ: 1.Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН СТИРОЛ" на рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 у справі № 910/2226/18 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду м. Києва від 01.10.2019 у справі № 910/2226/18 скасувати.

3. Прийняти нове рішення у справі, яким в позові відмовити в повному обсязі.

4. Стягнути з Акціонерного товариства "Софарма" (вул. "Ілієнско шоссе", 16, BG-1220 Софія, Болгарія, ідентифікаційний код 831902088) на користь Приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН СТИРОЛ" (84610, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 10; код ЄДРПОУ 05761614) витрат по сплаті судового збору у розмірі 5 286 (п`ять тисяч двісті вісімдесят шість) грн. 00 коп. та 35 303 (тридцять п`ять тисяч триста три) грн. 04 коп. витрат на проведення повторної судової експертизи у справі.

5. Матеріали справи № 910/2226/18 повернути до Господарського суду м. Києва. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у господарських справах, яким є Верховний Суд, шляхом подачі касаційної скарги в порядку і строки, визначені ст.ст. 286-291 Господарського процесуального кодексу України. Повний текст постанови складено 08.12.2020. Головуючий суддя А.А. Верховець Судді В.О. Пантелієнко Б.М. Поляков