Постанова 4824 № 757/11406/20-ц

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 18 жовтня 2021 року м. Київ справа № 757/11406/20-ц провадження №22-ц/824/9200/2021 Київський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ: головуючого - суддіЛапчевської О.Ф., суддівБерезовенко Р.В., Нежури В.А., за участю секретаря судового засідання Потапьонок К.В., учасники справи: представник позивача Федоренко Д.М., розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2021 року /суддя Козлов Р.Ю./ у справі за позовом Державного підприємства «Харківський Бронетанковий Завод» до ОСОБА_1 , Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності, треті особи: Міністерство оборони України, товариство з обмеженою відповідальністю «Трімен Україна» про визнання патенту недійсним та зобов`язання вчинити дії, - В С Т А Н О В И В: ДП «Харківський Бронетанковий Завод» звернулось до суду із позовом до відповідачів, просило визнати недійсним патент України №130938 на корисну модель «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН-1 від дати публікації відомостей про його видачу та зобов`язати Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внести запис до Державного реєстру патентів на корисні моделі стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України №130938 на корисну модель «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН-1» від дати публікації відомостей про його видачу. Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2021 року позов задоволено. /т. 3 а.с. 177-185/ Ухвалено визнати недійсним патент України №130938 на корисну модель «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН-1 від дати публікації відомостей про його видачу; зобов`язано Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести запис до Державного реєстру патентів на корисні моделі стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України №130938 на корисну модель «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН-1» від дати публікації відомостей про його видачу; стягнуто з ОСОБА_1 на користь Державного підприємства «Харківський Бронетанковий Завод» суму витрат зі сплати судового збору у розмірі 4204 грн. 00 коп.; суму витрат на правничу допомогу у розмірі 30 000 грн. та суму витрат на проведення експертного дослідження і складання висновку №60-01 від 27 серпня 2020 року у розмірі 30 000 грн. Не погоджуючись з вказаним рішенням, ОСОБА_1 звернувся з апеляційною скаргою, в якій просив рішення скасувати, у задоволенні позову відмовити. На підтвердження вимог, викладених в апеляційній скарзі, апелянт посилався на необґрунтованість висновків суду першої інстанції. Вважає, що судом першої інстанції не повно з`ясовані обставини справи, зокрема, рішення суду повністю обґрунтоване виключно висновком експерта №60-01 від 27.08.2020 р., який не мав братись до уваги та повинен був бути відхилений. Наголошував на необхідності оцінки судом відповідності здійсненої експертом у експертному висновку перевірки формули винаходу (корисної моделі) при вирішенні питання щодо наявності чи відсутності новизни корисної моделі, а також дослідженню експертного висновку та оцінки його по суті. Вказував на порушення при наданні експертного висновку, зокрема, в порушення п. 4.12 Інструкції № 53/5 експертом не вказана категорія експертизи, вид експертизи, спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об`єктів, запис про відповідність матеріалів та об`єктів, що надійшли до експертної установи (експерта), матеріалам, зазначеним у документі про призначення експертизи (залучення експерта); інформація про те, що висновок підготовлений для подання до суду. Не вказано у дослідницькій частині висновку процес дослідження та його результати, а також обґрунтування висновків з поставлених питань, зокрема відомості про стан об`єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, умови їх застосовування; необхідні роз`яснення до додатків. Також, у наданому позивачем висновку експерта № 60-01 від 27.08.2020 відсутнє будь-яке підтвердження того, що джерело інформації про танковий приціл ТПН1 -ТПВ, є таким, з яким будь-яка особа може ознайомитись, оскільки отримати інформацію з відкритих джерел про пристрій за національним номенклатурним номером 5855-61-013-1505 не можливо, така інформація не міститься у відкритих джерелах. Більше того, у діючому на дату експертизи законодавстві таке поняття як національний номенклатурний номер було відсутнє. Крім того, матеріали справи не містять доказів того, що експерту Петренко С.А. надавався допуск до державної таємниці, а договори, укладені з ТОВ «Трімен Україна» є конфіденційною інформацією, водночас, позивач надав вказану інформацію експерту, в порушення вимог законодавства про охорону державної таємниці та конфіденційної інформації, а отже висновок експерта є недопустимим доказом. Щодо експертного висновку по суті, зазначав, що таблиця №1, в якій експерт наводить дослідження щодо відомості ознак, не містить відомостей про джерела інформації. Найдавніший документ, на який посилається експерт, це креслення 2016 року, без уточнення дати цих креслень, які не долучені до матеріалів справи. Крім того, ТОВ «Трімен Україна» звернулось до Науково-дослідного інституту судової експертизи з питань інтелектуальної власності МЮУ з приводу проведення судової експертизи, договір від 02.04.2021 р., вказаний висновок має бути досліджений судом апеляційної інстанції. Вказував, що з документів у матеріалах справи вбачається, що ТОВ «Трімен Україна» надало розроблений відповідачем комплект обладнання тепловізійного каналу позивачу, а не позивач його розробив самостійно. В подальшому, саме відповідачем його було дороблено, вдосконалено та розвинуто до Корисної моделі №130938, при цьому процес розпочинався у з 18.05.2015 року, підтвердження у матеріалах справи. При цьому позивач не оскаржує авторство відповідача. Наголошував на процесуальних порушеннях - долучені висновку експерта після подання позову, всупереч ч. 2 ст. 83 ЦПК України, об`єктивних причин неподання вказаного доказу у строк позивачем не вказано. Порушено і п. 9 ст. 83 ЦПК України щодо надання доказів відповідачам, при цьому копія накладної та опис вкладення не є доказами направлення, оскільки визначити за ними які саме документи надсилались неможливо, а адреса, за якою направлене відправлення, не відповідає його адресі. Таким чином, відповідач був позбавлений можливості висловити заперечення щодо долучення висновку експерта. Директор ДП «Харківський Бронетанковий Завод» ОСОБА_4 звернувся з відзивом на апеляційну скаргу, посилаючись на безпідставність та необґрунтованість її доводів. Вказував, що суд першої інстанції правильно визнав висновок експерта № 60-01 від 27.08.2020 року належним та допустимим доказом у справі, оскільки відповідає ст. 102 ЦПК України, а експертом досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 130938 з найбільш близького аналогу - танкового прицілу нічного ТПН1-ТПВ. Щодо термінів подачі, вказував, що висновок експерта № 60-01 від 27.08.2020 року був наданий позивачем до суду 19.10.2020 разом з клопотанням про його прийняття та визнання поважними причин неподання доказів разом з позовною заявою та долучення його до матеріалів справи. Щодо наданих відповідачем до апеляційного суду доказів по справі, вказував, що вони не були предметом розгляду в суді першої інстанції, а тому не повинні враховуватись і апеляційною інстанцією. Представник апелянта Бардіна О.О. в судове засідання не з`явилась, клопотань про відкладення судового засідання у зв`язку з затримкою розгляду справи не подавала. Водночас, зважаючи на те, що правова позиція апелянта висловлена в апеляційній скарзі та інших заявах по суті справи, у справі вже проводилось засідання і була оголошена перерва, тому колегія суддів вважає за можливе розглядати справу за її відсутності у відповідності до положень ч. 2 ст. 372 ЦПК України. Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення учасників справи, які з`явились у судове засідання, перевіривши наведені в апеляційній скарзі доводи, матеріали справи в межах апеляційного оскарження, вважає, що апеляційна скарга підлягає відхиленню, а судове рішення залишенню без змін на підставі наступного. Судом встановлено, що ДП «Харківський бронетанковий завод» є спеціалізованим підприємством, яке здійснює виробництво і ремонт військових транспортних засобів, виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів, технічні випробування та дослідження, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; інша професійна, наукова та технічна діяльність. Згідно наказу №52 від 26 січня 2015 року на підприємстві було розпочато роботи над модернізацією приладів розвідки і нагляду, у тому числі щодо ТПН-1. На підставі вказаного наказу, головним інженером ДП «Харківський бронетанковий завод» ОСОБА_5 було прийнято технічне розпорядження №5 від 20 січня 2016 року, яким було затверджено конкретний план дій щодо модернізації нічного прицілу ТПН1-42-23 та створення дослідницького зразка. Також на підставі технічного розпорядження №5 від 20 січня 2016 року на підприємстві було відкрито замовлення №39/52. З метою створення дослідницького зразка, підприємство залучило сторонні фірми постачальників комплектуючих необхідних для проведення модернізації нічного прицілу ТПН 1-42-23, зокрема і ТОВ «Трімен Україна», яке на підставі Договору №304 від 30 квітня 2015 року поставило на адресу ДП «Харківський бронетанковий завод» комплект тепловізійного каналу та каналу передачі даних для приладу ТПН1 до якого входило наступні комплектуючі:Тепловізійний модуль; Об`єктив; Захисна германієва пластина; Вбудований в окуляр, РК дисплей; Перетворювачі; Електро-монтажний комплект; Комплект передачі даних (передатчик, приймач, монітор);Матеріали. З використанням отриманих комплектуючих працівниками ДП «Харківський бронетанковий завод» протягом 2015-2016 років було проведено роботи по модернізації танкового нічного прицілу ТПН1- 49-23 до виду ТПН1-ТПВ та зібрано дослідницький зразок. 14 листопада 2016 року ДП «Харківський бронетанковий завод» отримало свідоцтво про реєстрацію предмета постачання танкового прицілу нічний ТПН1-ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013- 1505 ). Наказом Міністра оборони України №665 від 08 грудня 2016 року танковий приціл нічний ТПН1ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013-1505 ) допущено до експлуатації у Збройних Силах України. Після допуску прицілу до експлуатації у Збройних Силах України, підприємством дослідний зразок у липні 2017 року було встановлено на виріб танк Т-80 заводський №К05ГТ2117 в рамках виконання державного замовлення для Міністерства оборони України, що підтверджується актом відновлення №56/0284 від 07 липня 2017 року та калькуляціями витрат на виконання такого замовлення. Усі витрати по виготовленню та встановленню танкового прицілу нічного ТПН1ТПВ були зараховані та оплачені Міністерством оборони України. Як встановлено судом, 12 вересня 2018 року відповідач ОСОБА_1 звернувся до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України із заявкою № u201809216 на реєстрацію корисної моделі, об`єктом якої був Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН 1. 26 грудня 2018 року на підставі наданих відповідачем заявки та доданих до неї документів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України було видано патент № 130938 на корисну модель «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН 1». У подальшому 28 грудня 2018 року між відповідачем ОСОБА_1 та третьою особою - ТОВ «Трімен Україна» було укладено Ліцензійний договір на використання корисної моделі за патентом України №130938. Згідно з умовами вказаного договору, ТОВ «Трімен Україна» отримало виключні майнові права на патент №130938 щодо виготовлення продукції із застосуванням Корисної моделі; застосування такої продукції; пропонування такої продукції для продажу, в тому числі через Інтернет; продаж такої продукції; інше введення такої продукції в цивільний оборот або зберігання такої продукції в зазначених вище цілях, а також застосування процесу, що охороняється патентом, при виготовлені продукції. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції вірно керувався нормами ч. 1 ст. 460 ЦК України про те, що корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Об`єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 460 ЦК України). Згідно з ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі. Майнові права інтелектуальної власності на корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 ЦК України). Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною. Згідно з ч. 3 ст. 7 наведеного Закону винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об`єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (ч. 4 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"). Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати (ч. 5 ст. 7 Закону У країни "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"). Відповідно до ч. 5 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень. Згідно з п. 6.6.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, від 22 січня 2001 року № 22, суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель). Відповідно до п. 7.1.1 вищенаведених Правил, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Отже, обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається за формулою винаходу, яка складається зі всіх його (її) суттєвих ознак. Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 106 ЦПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та те що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Користуючись правом передбаченим наведеною нормою, до початку розгляду справи по суті на належній стадії, представником позивача було подано висновок експерта № 60-01 від 27 серпня 2020 року складений експертом Петренко С.А. за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. /т. 3 а.с. 16-41/ Як вбачається зі змісту висновку, на вирішення судового експерта було поставлене питання: "Чи стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на корисну модель за патентом України № 130938 сукупність її ознак". Відповідно до дослідницької частини висновку для відповіді на поставлене перед експертом питання досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України №130938 та технічного рішення, які стосуються приладу ТПН1 та ТПН1 ТПВ відповідно до наданих на дослідження експерту документів. У своєму висновку експерт вказав, що для відповіді на поставлене перед експертизою питання експертом досліджувались відомість сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 130938, з найбільш близького аналогу - танкового прицілу нічного ТПН1-ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013-1505 ). Зазначене дослідження та його результати наведені у таблиці 1 Висновку експерта № 60-01. Крім того експерт зазначив, що ґрунтуючись на наведених у Таблиці 1 результатах дослідження, ним зроблено висновок про те, що з танкового прицілу нічного ТПН1-ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013-1505 ) була відома кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 13098 «Комплект для модернізації танкових прицілів серії ТПН-1». З огляду на вищевикладене, експерт дійшов висновку, що сукупність ознак корисної моделі за патентом України №130938 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки на неї. Права інтелектуальної власності, зокрема на корисну модель, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (ч. 1 ст. 469 ЦК України). Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону. З урахуванням встановлених в ході розгляду справи обставин та враховуючи, що судом встановлено невідповідність спірної корисної моделі за патентом України № 1 умовам патентоздатності, суд першої інстанції дійшов обґрунтованих висновків, що позов в частині вимог про визнання патенту недійсним підлягає задоволенню. Доводи апеляційної скарги про те, що рішення суду повністю обґрунтоване виключно висновком експерта №60-01 від 27.08.2020 р., який не мав братись до уваги та повинен був бути відхилений та необхідності оцінки судом відповідності здійсненої експертом у експертному висновку перевірки формули винаходу (корисної моделі) при вирішенні питання щодо наявності чи відсутності новизни корисної моделі, колегією суддів апеляційного суду відхиляються з огляду на таке. Експертизу проведено Петренком С.А. , який має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, вчене звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов`язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18 жовтня 2017 року, дійсне до 18 жовтня 2020 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року. Про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та за відмову від надання висновку за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерт попереджений. Таким чином наданий позивачем висновок експерта у повній мірі відповідає вимогам процесуального закону. Крім того, судом апеляційної скарги не прийнятий експертний висновок апелянта №065/21 від 14.09.2021 р., як такий, що наданий на стадії розгляду справи судом апеляційної інстанції. Вказаний висновок не був предметом розгляду в суді першої інстанції. В обґрунтування його подання, апелянт вказує, що не був обізнаний про необхідність спростування висновків експертизи №60-01 від 27.08.2020 р., наданої позивачем, що не відповідає дійсним обставинам справи оскільки представник ОСОБА_1 - адвокат Бардіна О.О. брала участь у справі, зокрема і у підготовчому судовому засіданні, про висновок експерта наявний у матеріалах справи, як свідчить протокол судового засідання від 30.11.2020 р. була повідомлена та про його долучення до справи /т. 3 а.с. 102/. Відповідно до ст. 367 ЦПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Апелянтом причин, що об`єктивно не залежали від нього, для подання нових доказів до суду апеляційної інстанції, не вказано, у зв`язку з чим відсутні підстави для прийняття нових доказів - висновку експерта. Не приймаються до уваги і доводи апеляційної скарги про те, що у висновку експерта № 60-01 від 27.08.2020 відсутнє будь-яке підтвердження того, що інформації на якій базується висновок є загально доступною, а експерту Петренко С.А. надавався допуск до державної таємниці, з огляду на те, що дані, що містяться у матеріалах справи не були засекречені, у розробці та випробовуванні приймали участь інші фірми, зокрема здійснювали поставку обладнання, брали участь у випробовуваннях. Так, з початку 2015 року на Державному підприємстві «Харківський бронетанковий завод» було розпочато роботи над модернізацією приладів розвідки і нагляду, у тому числі щодо ТПН-1. З метою створення дослідницького зразка, підприємство залучило певні фірми постачальників комплектуючих необхідних для проведення модернізації нічного прицілу ТПН 1-42-23, зокрема і ТОВ «Трімен Україна», яка На підставі Договору №304 від 30 квітня 2015 року поставило на адресу ДП «Харківський бронетанковий завод» комплект тепловізійного каналу та каналу передачі даних для приладу ТПН1 З використанням отриманих комплектуючих працівниками ДП «Харківський бронетанковий завод» протягом 2015-2016 років було проведено роботи по модернізації танкового нічного прицілу ТПН1- 49-23 до виду ТПН1-ТПВ та зібрано дослідницький зразок. 14 листопада 2016 року ДП «Харківський бронетанковий завод» отримало свідоцтво про реєстрацію предмета постачання танкового прицілу нічний ТПН1-ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013-1505 ). Наказом Міністра оборони України № 665 від 08 грудня 2016 року танковий приціл нічний ТПН1-ТПВ (національний номенклатурний номер 5855-61-013-1505 ) допущено до експлуатації у Збройних Силах України. Таким чином, розробка та виготовлення танкового нічного прицілу виду ТПН1-ТПВ відбулася задовго до подання відповідачем заявки на корисну модель № 130938, що підтверджується матеріалами справи. Доказів того, що апелянтом здійснювались певні розробки до 2015 року, тобто до співпраці з ДП «Харківський бронетанковий завод» не надано. Таким чином, доводи апеляційної скарги висновків суду не спростовують та містяться на формальних міркуваннях. Відповідно до ч.1 ст. 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Керуючись ст.ст. 375, 381, 382 ЦПК України, суд, - П О С Т А Н О В И В : Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2021 року - відхилити. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 20 січня 2021 року - залишити без змін. Постанову суду апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня її проголошення. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття. Головуючий: Судді: