Постанова КГС ВС № 910/16653/19

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 02 листопада 2021 року м. Київ Справа № 910/16653/19 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю., Малашенкової Т.М., за участю секретаря судового засідання Шевчик О.Ю., представників учасників справи: позивача - компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) - Жухевич О.В., адвокат (ордер від 25.10.2021 №432642), Коваленко О.Ю., адвокат (ордер від 25.10.2021 №0014693), відповідачів - державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" - не з`явились, товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" - Картушин Д.М., адвокат (довіреність від 14.01.2021 б/н), розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 (головуючий суддя: Сотніков С.В., судді: Отрюх Б.В., Грек Б.М.) у справі № 910/16653/19 за позовом компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH, далі - Компанія) до: товариства з обмеженою відповідальністю "Агронта" (далі - Товариство); державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. ІСТОРІЯ СПРАВИ Короткий зміст позовних вимог Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про: - визнання недійсними належних Товариству свідоцтв України №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг, зареєстровані для всіх товарів 01 класу Міжнародної реєстрації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); - зобов`язання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864, №249242 на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позовні вимоги мотивовано тим, що: - позивач є власником свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг "Басфоліар", зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)» та міжнародної реєстрації №394701 на знак для товарів та послуг «BASFOLIAR», зареєстрований для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»; - позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками для товарів і послуг позивача, що є підставою для відмови у наданні правової охорони таким позначенням згідно з пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; - позначення за свідоцтвами України: № 219491, №222864 та №249242 можуть викликати у споживача асоціативне уявлення про товар, яке не відповідатиме дійсності, що не виключає можливість введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, що є підставами для відмови у наданні правової охорони згідно з пунктом 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; - викладене є підставою для визнання недійсними вказаних свідоцтв України відповідно до підпункту «а» пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції Рішенням господарського суду міста Києва від 01.06.2020 (суддя- О.В. Марченко) у справі № 910/16653/19 позов задоволено; визнано недійсними свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 219491, №222864 та №249242; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України: №219491, №222864 та №249242 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з Товариства на користь Компанії 11 526,00 грн судового збору. Судове рішення обґрунтоване тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864 та № 249242 , не відповідали умовам надання правової охорони на момент подання заявок на їх реєстрацію, оскільки могли ввести в оману щодо особи Компанії - виробника добривних хімікатів для грунту, добривних сумішей, добрива, солі (добрива), а також є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг Компанії. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 зі справи апеляційну скаргу Товариства задоволено; рішення господарського суду міста Києва від 01.06.2020 у справі № 910/16653/19 скасовано; прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії до Товариства та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" про визнання недійсними свідоцтв України №219491, №222864 та № 249242 на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити певні дії. Стягнуто з Компанії на користь Товариства 17 289,00 грн витрат зі сплати судового збору. В обґрунтування підстав для скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про вірогідність доказів (в тому числі і висновком судової експертизи) на підтвердження відсутності обставин невідповідності спірних торгових марок, належних відповідачу, умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для відмови у задоволенні позовних вимог Компанії про визнання недійсним оспорюваних свідоцтв. Також суд апеляційної інстанції зазначив, що оскільки основні позовні вимоги підлягають відхиленню, то у задоволенні похідних вимог про зобов`язання Укрпатенту внести зміни до державного реєстру та здійснити офіційну публікацію, також належить відмовити. Короткий зміст вимог касаційної скарги У касаційній скарзі Компанія просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 у справі № 910/16653/19 та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції. АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ Доводи особи, яка подала касаційну скаргу В обґрунтування доводів касаційної скарги Компанія зазначає про застосування судом апеляційної інстанції норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 26.09.2019 зі справи № 910/20650/17 щодо оцінки висновків експертів та дотримання вимог приписів статті 104 Господарського процесуального кодексу України (пункт 1 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України). Також скаржник вказує на те, що ним оскаржується судове рішення й з підстав, передбачених пунктом 3 частини другої статті 287ГПК України, та зазначає про відсутність висновку Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах, а саме щодо правильності застосування судом апеляційної інстанції статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" шляхом їх неправильного тлумачення. Суд апеляційної інстанції не дослідив зібрані у справі докази, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для її правильного вирішення, а саме не оцінив належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок усіх доказів у їх сукупності шляхом надання оцінки як зібраним у справі доказам в цілому та окремо та відповідно не мотивував відхилення або врахування кожного доказу. Доводи інших учасників справи Товариство у відзиві на касаційну скаргу просило залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, посилаючись, зокрема, на її ухвалення з додержанням норм матеріального та процесуального права. Від Компанії надійшли пояснення щодо відзиву Товариства в якому зазначено про відсутність у відзиві на касаційну скаргу доводів та аргументів, які б спростовували доводи касаційної скарги. Від Товариства також надійшли пояснення щодо обставин справи та доводів касаційної скарги які Товариство просить врахувати під час розгляду справи. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ Компанія є володільцем: - свідоцтва України №86737 на знак для товарів і послуг «БАСФОЛІАР»", зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «добривні хімікати для грунту; добривні суміші; добрива; солі (добрива)»; знак зареєстровано 10.01.2008; - міжнародної реєстрації №394701 на торговельну марку «BASFOLIAR», що зареєстрована для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти для сільського господарства, садівництва та лісового господарства, а саме зволожуючих продуктів і розчинників для добрив і для засобів захисту рослин, продуктів для поліпшення ґрунтів; добрива (природні та штучні)»; дата поширення реєстрації на територію України - 04.09.2008. Товариство є власником таких знаків для товарів і послуг: - за свідоцтвом України №219491, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»; - за свідоцтвом України №222864, зареєстрованого для товарів 01 класу МКТП «хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів»; - «БІФОЛІАР» за свідоцтвом України №249242, зареєстрованого для послуг 35 класу МКТП «адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу». Судом першої інстанції встановлено, що 03.06.2015 Товариство звернулося до державного підприємства «Український інститут промислової власності» з заявками №m 2015 14923 і №m 2015 14924, а 16.02.2017 - з заявкою №m 2017 03100. Компанією було подано до державного підприємства «Український інститут промислової власності» заперечення від 03.06.2016 і 23.08.2016 щодо надання правової охорони в Україні торговельним маркам за заявками №m 2015 14923 і №m2015 14924. Укрпатентом 29.09.2016 прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m 2015 14923; 05.01.2017 - про реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою №m2015 14924 ; 06.09.2018 - про реєстрацію знака для товарів і послуг №m2017 03100. 25.11.2016 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 219491 на знак для товарів і послуг (заявка m201514923 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів). 27.02.2017 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 222864 на знак для товарів і послуг (заявка m201514924 від 03.09.2015; знак зареєстровано для товарів 01 класу МКТП, а саме: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; бактерійні біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гумус; дефоліанти; добрива; добривні суміші; культури мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати з мікроелементами для рослин; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати з мікроорганізмів, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; речовини, що сприяють зберіганню насіння; росторегулівні препарати для рослин; солі (добрива); субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське господарство); хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів). 25.10.2018 була зареєстрована торгова марка та видано Товариству свідоцтво України № 249242 на знак для товарів і послуг (заявка m201703100 від 16.02.2017; знак зареєстровано для послуг 35 класу МКТП, а саме: адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; демонстрування товарів; економічне прогнозування; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп`ютеризоване ведення справ; маркетинг; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних, гігієнічних препаратів, медичних товарів та препаратів для сільського господарства; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування поштою; рекламування через комп`ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп`ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу). Також судами встановлено, що позивачем подано суду висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною. За результатами експертного дослідження експерт дійшов таких висновків: - торговельна марка за свідоцтвом України №219491 і торговельна марка за свідоцтвом України № 222864 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) у відношенні товарів 01 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах України №219491 і №222864; - торговельна марка за свідоцтвом України № 219491 і торговельна марка за свідоцтвом України № 222864 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи виробника товару, а саме Компанії, станом на 03.09.2015, з урахуванням того, що відповідно до вказаного представником правовласника - Компанія є всесвітньо відомим виробником добрив під торговельною маркою «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737), що присутні на ринку України щонайменше протягом останніх 5 років; - торговельна марка «БІФОЛІАР» за свідоцтвом України № 249242 та торговельна марка «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація № 394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) є схожими настільки, що її можна сплутати у відношенні послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України №249242; - торговельна марка "БІФОЛІАР" за свідоцтвом України № 249242 , правовласником якої є Товариство, є такою, що може ввести в оману щодо особи, а саме Компанії, яка виробляє товари під торговельними марками (знаками для товарів і послуг) «BASFOLIAR» (міжнародна реєстрація №394701) і торговельною маркою «БАСФОЛІАР» (свідоцтво України №86737) станом на 16.02.2017. В свою чергу, Товариством подано суду висновок експерта від 14.02.2020 №1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною. За результатами експертного дослідження експерт дійшов висновків про те, що: - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо однорідних та споріднених товарів; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 стосовно однорідних та споріднених товарів; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України №86737 та міжнародною реєстрацією №394701 щодо споріднених товарів; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника, а саме Компанії; - знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме Компанії. Судом першої інстанції також встановлено, що позивач є відомим виробником продукції добрив для садівництва і сільського господарства. Введення Компанією відповідної продукції на ринок України та її продаж підтверджується наявними в матеріалах справи доказами. Водночас, відповідно до маркетингового дослідження рівня обізнаності споживачів та фахівців щодо торговельної марки "BASFOLIAR"/"БАСФОЛІАР" від 10.08.2017, підготовленого за результатами опитування спеціалістів в галузі виробництва та реалізації хімічної продукції для сільського господарства та садівництва, а також пересічних споживачів в п`яти найбільших містах та областях України 70,6% з числа опитуваних вважають, що Компанія може бути виробником товарів під торговельними марками "БІФОЛІАР", при цьому торговельні марки "BASFOLIAR" та "БАСФОЛІАР" відомі 64% респондентам-споживачам та 82% респондентам-фахівцям, що працюють в галузі виробництва та реалізації хімічних продуктів для сільського господарства та садівництва. Крім того, за маркетинговим дослідженням 62,9% респондентів, яким знайомі торговельні марки "BASFOLIAR" та "БАСФОЛІАР" підтверджують, що торговельні марки Товариства викликають у них асоціації з торговельними марками позивача, при цьому, загальний процент респондентів, яким відомі торговельні марки Компанії тривалий час (більше 2-х років та більше 5-ти років від дати проведення опитування - серпень 2017 року) складає 73,3% споживачів та 76,4% фахівців. В противагу наведеного Товариство вказує про те, що воно є відомим на території України дистриб`ютором мінеральних добрив, які виготовляються з використанням належних Товариству знаків для товарів і послуг. Вказані добрива з торговельною маркою "БІФОЛІАР" виробляються польською компанією VITAFER Cyprian Cieslinski на замовлення Товариства починаючи з 2016 року, та реалізуються останнім на всій території України. Разом з тим, суд апеляційної інстанції зазначив, що у матеріалах справи містяться докази, які є взаємовиключними, а саме: висновок експертного дослідження від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19, проведеного судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України Черненко Людмилою Анатоліївною, який був покладений в основу оскаржуваного рішення зі спору, та висновок експерта від 14.02.2019 № 1293 за результатами експертизи об`єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом Коваленко Тетяною Вікторівною, що має протилежні результати дослідження ніж у висновку від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19. При цьому, суд першої інстанції в порушення статті 104 ГПК України відхилив поданий відповідачем висновок експерта без належного обґрунтування, лише зазначивши про порівняння спірних торгових марок не в повній мірі та з поверхневим аналізом такої подібності, що на думку суду, призвело до помилкового висновку експерта щодо відсутності схожості спірних торгових марок. Так, з метою усунення допущених судом першої інстанції процесуальних порушень Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 06.10.2020 призначив судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. У висновку надані такі відповіді на поставлені питання. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвом України № 86737 та міжнародною реєстрацією № 394701 щодо споріднених товарів. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо Компанії. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 219491 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо ;Компанії. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 249242 не є таким, що може ввести в оману споживачів стосовно особи виробника, а саме, щодо Компанії. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 222864 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання Товариством. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 219491 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання Товариством. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 249242 набув додаткову розрізняльну здатність відносно вказаних у свідоцтві товарів і послуг в процесі його використання Товариством. ДЖЕРЕЛА ПРАВА Відповідно до абзацу другого пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності" умови надання правової охорони визначаються законодавством, що діяло на дату подання заявки. Згідно із Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг": - свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (пункт 1 статті 19); - не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (пункт 3 статті 6); - охорона права на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом (пункт 1 статті 25). Відповідно до пункту (1) статті 6 bis названої Конвенції Країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. ГПК України: - кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом (частина третя статті 13); - доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (частина перша статті 73); - кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (частина перша статті 74); - наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування; питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (стаття 79); - суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів; жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності (частини перша, друга статті 86). ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №219491, №222864 та №249242, які зареєстровані на ім`я Товариства, зобов`язання ДП «Український інститут інтелектуальної власності» внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". У доводах касаційної скарги скаржник посилається, зокрема, на те, що суди попередніх інстанцій у вирішенні спору застосували норми права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 26.09.2019 зі справи № 910/20650/17 (щодо оцінки висновків експертів та дотримання вимог приписів статті 104 ГПК України). Проте посилання скаржника на вказану постанову від 26.09.2019 зі справи № 910/20650/17 не може бути взято Верховним Судом до уваги, оскільки за результатами розгляду даної справи суд касаційної інстанції скасував судові рішення попередніх інстанцій, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції, що не є остаточним вирішенням спору. Водночас відмовляючи у задоволенні позовних вимог судом апеляційної інстанції зазначено про: - недоведеність Компанією доводів і тверджень про невідповідність знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №219491, №222864, №249242 умовам надання правової охорони, які передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6, абзацом 2 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не є схожими до ступеню сплутування із торговими марками компанії та не можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, а саме щодо Компанії, позаяк набули додаткової розрізняльної здатності внаслідок їх використання Товариством. - відсутність у зв`язку з цим й підстав для задоволення позовних вимог, звернутих до державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності". Згідно із Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - це позначення, за яким товари й послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Таким чином, основною функцією торговельної марки є розрізняльна функція. Тобто за допомогою торговельної марки споживачі повинні легко відрізняти товари та/або послуги одного виробника від таких самих чи споріднених товарів та/або послуг іншого виробника. Водночас суд апеляційної інстанції зазначаючи, що внаслідок використання оскаржуваних позначень після отримання відповідних свідоцтв вони набули додаткової розрізняльної здатності не врахував того, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг має досліджуватись на відповідність умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Тобто перш за все суд мав дослідити те, чи набули знаки, зареєстровані за спірними свідоцтвами України розрізняльну здатність станом на дату подання заявки про реєстрацію такого знака. Окрім того, суд апеляційної інстанції зазначаючи у постанові про наявність у справі трьох висновків експертизи, всупереч приписам статті 269 ГПК України, не надав власної оцінки висновкам експертів від 22.11.2019 № 19/23/2-1/28-ЕД/19 та від 14.02.2019 №1293, обмежившись лише посиланням на те, що висновок від 22.11.2019 №19/23/2-1/28-ЕД/19 був покладений в основу рішення, зокрема, встановлення обставин невідповідності спірних торговельних позначень, а висновок від 14.02.2019 №1293 не прийнятий місцевим господарським судом. При цьому судом апеляційної інстанції надано оцінку лише складеному висновку експертів від 17.02.2021 №184/20 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, який і був покладений в основу постанови суду, відповідно судом не надано оцінку іншим доказам наявним у матеріалах справи та досліджених судом першої інстанції, про що також зазначено скаржником у касаційній скарзі. За приписами частини третьої статті 86 ГПК України передбачено, що суд, зокрема, надає оцінку доказам, у тому числі, й кожному доказу, що міститься у справі, мотивує їх відхилення або врахування. Суд має надати оцінку як зібраним у справі доказам у цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), які містяться у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів). Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Отже судом апеляційної інстанції допущено порушенням ним норм процесуального права, що вплинуло на встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи і є підставою для скасування оскаржуваної постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021. Відповідно до частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є також порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази. Оцінку інших доводів (аргументів) касаційної скарги, суд касаційної інстанції вважає передчасним, з огляду на допущені судом апеляційної інстанції порушення норм процесуального права, які, у свою чергу, вплинули на встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Таким чином, з урахуванням викладеного, Касаційний господарський суд дійшов висновку про те, що постанова Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 зі справи № 910/16653/19 підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, оскільки саме цим судом допущені відповідні порушення норм процесуального права. Висновки за результатами розгляду касаційної скарги Відповідно до пункту 2 частини першої статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право, зокрема, скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково та передати справу повністю або частково на новий розгляд, у тому числі за встановленою підсудністю або для продовження розгляду. Частиною четвертою статті 310 ГПК України встановлено, що справа направляється на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції. Враховуючи викладене, Верховний Суд дійшов висновку про те, що касаційну скаргу Компанії слід задовольнити частково, постанову суду апеляційної інстанції - скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Під час нового розгляду справи суду апеляційної інстанції необхідно: врахувати викладене у цій постанові; надати правову кваліфікацію відносинам сторін, виходячи з оцінки належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також вірогідності і взаємному зв`язку доказів у їх сукупності за правилами статті 86 ГПК України; ураховуючи принципи господарського судочинства, перевірити вагомі (визначальні) аргументи сторін у справі, і в залежності від встановленого та у відповідності з чинним законодавством вирішити спір з належним обґрунтуванням мотивів та підстав такого вирішення у судовому рішенні, ухваленому за результатами судового розгляду. Судові витрати Оскільки Суд дійшов висновку про те, що постанову суду апеляційної інстанції зі справи слід скасувати та направити справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, то за результатами такого розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат зі справи. Керуючись статтями 129, 300, 308, 310, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу компанії Компо Експерт ГмбХ (Compo Expert GmbH) задовольнити частково.

2. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.06.2021 у справі №910/16653/19 скасувати. Справу передати на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає. Суддя І. Булгакова Суддя Б. Львов Суддя Т. Малашенкова